Préalablement à tout dépôt de marque, il est très important de procéder à des recherches d’antériorités parmi les droits antérieurs existants tels que marques, dénominations sociales, noms de domaine de l’Internet, titres de la base Electre et titres du registre du Centre National de la Cinématographie. La dimension Internet ne peut être ignorée à ce niveau dans la mesure où les décisions récentes montrent que, sous certaines conditions, un nom de domaine peut antérioriser une marque.

Seul un conseil en propriété industrielle peut vous donner une analyse complète et certaine des risques liés au dépôt de la marque concernée sur la base des résultats de la recherche.

Il convient ensuite de déterminer les classes dans lesquelles la marque sera déposée et de rédiger convenablement le libellé de ces classes afin d’assurer la meilleure protection possible de la marque. Là encore, le recours à un conseil en propriété industrielle est essentiel, ces étapes préalables conditionnant l’étendue de protection de la marque.

En vue de simplifier les dépôts de marques et les recherches d’antériorités au niveau international, la classification internationale des produits et services ou « classification de Nice » a été adoptée.

Elle est aujourd’hui divisée en 45 classes dont 34 classes de produits et 11 classes de services.

Lors d’un dépôt de marque, le choix des produits et services contenus dans les classes de dépôt de la marque conditionne l’étendue de sa protection. Certains produits ou services relèvent de classes distinctes, la classification n’a qu’une valeur administrative. Le choix s’effectue en fait en fonction de l’activité de l’entreprise.

La protection d'une marque à l'étranger peut être obtenue selon plusieurs procédures :

- Des dépôts nationaux effectués dans les pays pour lesquels la protection est souhaitée. Il convient de se rapprocher des différents offices nationaux pour connaître leur procédure de dépôt.

- Une procédure internationale régie par le système dit "de Madrid" réunissant 78 pays à travers le monde, dont notamment les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie. Un seul dépôt est effectué pour les pays ayant adhéré au système de Madrid. Les démarches sont ainsi simplifiées mais l’examen suit une procédure nationale d'examen. Le coût de la demande internationale dépend du nombre de pays désignés.

- Une marque communautaire, valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, qui peut être obtenue par un dépôt et une procédure uniques. La demande doit être formulée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), directement ou indirectement via l'INPI.

Nous proposons naturellement des devis à nos clients afin de déterminer à l’avance le budget et les actions à mener dans les dossiers.Nous disposons d’une grille forfaitaire en fonction des actes, mais nous travaillons également selon un taux horaire dans le cadre de dossiers plus complexes.

Notre cabinet est connu et reconnu pour sa compétence et son expertise, particulièrement en matière de protection des marques sur Internet.

Nous avons développé un service de surveillance des marques parmi les noms de domaine de l’Internet qui a d’ores et déjà fait ses preuves et nous a permis de récupérer de nombreux noms de domaines réservés par des cybersquatteurs en fraude des droits de marque de nos clients, que ce soit à l’amiable ou suite à une procédure.

Nous venons également de mettre en place de nouveaux services de surveillance des marques :

- parmi les sous-noms de domaine de l’Internet ;

- parmi les sites d’enchères tels que eBay et Yahoo ! ;

- parmi les annonces publicitaires proposées par Overture, Miva and Google (liens commerciaux).

En outre, Nathalie Dreyfus est expert auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Office Mondial de la Propriété Industrielle de Genève et rend régulièrement des décisions. Elle a été le premier expert français désigné par la Cour d’Arbitrage Tchèque compétente pour les noms de domaine en .eu (Europe).

Les règles de réservation d'un nom de domaine varient selon l’extension choisie :

- Les domaines dits « géographiques » à vocation nationale (ccTLD); ce sont les .fr (France), .de (Allemagne), .it (Italie) ou encore .co.uk (United Kingdom). Depuis le 7 décembre 2005, l'Union Européenne s'est dotée d'une extension propre sur le réseau Internet : le nouveau domaine .eu.

- Les domaines dits « génériques », à vocation internationale (gTLD); ce sont, par exemple, les noms de domaine en .com (pour les activités commerciales), .mobi (pour les consommateurs et les fournisseurs de produits et services mobiles), .org (pour les associations, organisations).

Pour réserver un nom de domaine en .fr, .tm.fr, et .re (Ile de la Réunion)

Toute personne intéressée peut réserver un nom de domaine par l'intermédiaire d'un prestataire Internet homologué par l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC). Notre cabinet se tient à votre disposition pour effectuer ces démarches et les suivantes, en votre nom, auprès des prestataires compétents.

Pour réserver un nom de domaine en .eu

Les démarches de réservation doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire Internet homologué par l'Association EURID.

Pour réserver un nom de domaine en .com, .net, .org ...

La réservation peut être effectuée « en ligne » par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement (« les Registrars ») agréés par l'autorité de régulation des noms de domaine génériques, l'ICANN, selon la règle «premier arrivé, premier servi».

Avant toute réservation d'un nom de domaine, et quelle que soit l'extension (.com, .fr ...), il convient de vérifier que le nom de domaine envisagé est disponible sur le web et d'effectuer une recherche d'antériorité dans les registres nationaux des marques (RNM) et des noms de sociétés (RNCS), pour prévenir les conflits de noms de domaine.

Il faut également noter que la règle du « premier arrivé, premier servi » s’applique aux noms de domaine. Ceci signifie que c'est le premier qui sollicitera l'attribution d'un nom de domaine qui en aura la titularité, sous réserve de répondre aux critères propres à l’extension.

La procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Procedure) de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) a été adoptée par l'ICANN pour le règlement des conflits sur les noms de domaine.

Il s'agit d'une procédure proche de l’arbitrage, rapide et à coût réduit qui peut permettre d'éviter le recours en justice. La procédure UDRP est valable pour les gTLD (.com, .org, .net, .mobi…) et de nombreux ccTLD (.fr, .ch, .es…) qui l'ont adoptée.

Notre cabinet privilégie la négociation et la solution amiable à tout conflit, ceci permettant de faire des économies non négligeables sur les frais de procédures officielles.

Dans le cadre par exemple de réservation d’un nom de domaine reproduisant une marque déposée, nous contactons le réservataire afin de lui proposer un règlement amiable.

Nous engageons une procédure extrajudiciaire spécifique devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI ou une procédure judiciaire devant les tribunaux si la partie adverse ne semble pas disposée à trouver une solution amiable au conflit.