Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.
Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.
Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.
En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.
La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.
En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.
Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.
En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.
En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».
Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.
Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.