L’arrêt Sunshine de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008 avait été très remarqué dans la mesure où il s’agissait de la première décision de justice faisant application du décret du 6 février 2007. L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 13 juillet 2007 s’était alors vue infirmée. Pour les juges d’appel, le défendeur ne justifiait d’aucun droit ou intérêt légitime à enregistrer le nom sunshine.fr. Par conséquent le transfert du nom à la société requérante Sunshine, titulaire de la marque française du même nom, avait été ordonné.

Or dans un arrêt de cassation du 9 juin 2009, la Cour de cassation a posé que le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Par conséquent un juge des référés n’a plus le pouvoir en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile d’ordonner le transfert d’un nom de domaine. Il demeure néanmoins le référé spécial de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cependant il semblerait que l’arrêt emporte une impossibilité générale pour un juge des référés de prononcer un transfert de nom de domaine, tant au regard du droit commun que du droit spécial.

Les leçons à tirer de cet arrêt sont cruciales pour les titulaires de marques désireux de récupérer des noms de domaines. Etant donné que le juge de l’urgence n’est plus compétent pour ordonner le transfert d’un nom en.fr sur la base du référé de droit commun, l’attrait de la voie extrajudiciaire se trouve renforcé. Cette décision renforce donc l’avantage comparatif des procédures extrajudiciaires : coût, rapidité et rigueur. Toutefois cela ne supprime pas toute utilité à l’action judiciaire, dans la mesure où elle seule permet l’obtention de dommages-intérêts. Enfin le référé pourrait toujours se montrer efficace pour obtenir le gel de l’enregistrement d’un nom de domaine. Chaque cas est donc à étudier avec précision, mais il est indéniable que par cet arrêt la Cour de cassation a bien entendu fermer une porte jusque là ouverte.