A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).
Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :
– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.
En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.
Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.
La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.
Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.
Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.