Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.

Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :

  • Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension

Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.

Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.

  • Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours

Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.

La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.

Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.

  • Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs

Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :

–          la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;

–          la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;

–          le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.

Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.

Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

[1] La solution Strawman a été proposée par des représentants des parties prenantes en novembre 2012 pour parfaire le lancement des nouvelles extensions.