Dans le cadre des new gTLDs, certains candidats ont proposé de mettre en place des outils de protection supplémentaires pour les titulaires de droits en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH). Parmi ces candidats, la société Donuts qui a postulé pour 307 new gTLDs met en place la Domains Protected Mark List (DPML) qui vise à suppléer aux faiblesses de la TMCH.
La DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les new gTLDs qui seront exploités par la société Donuts. Elle se présente sous la forme d’une base de données de marques constituée d’enregistrements préalablement validés par la TMCH.
Eligibilité : toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH et pour lesquelles un fichier SMD a été généré (le fichier SMD est un fichier généré par TMCH pour chaque marque inscrite et éligible aux périodes de Sunrise).
Effet : blocage de la marque à l’identique ou au contenant dans tous les new gTLDs qui seront exploités par Donuts (par exemple, pour la marque SONY, les noms sony.tld, sony-pictures.tld peuvent être bloqués, mais pas le nom de domaine soni.tld). Ce blocage n’est actif que tant que la marque reste inscrite dans la TMCH. Le blocage doit être fait pour chaque déclinaison de la marque.
Exceptions au blocage :
- les marques composées de 1 et 2 lettres ne sont pas éligibles, les marques de 3 lettres ne peuvent être bloquées qu’à l’identique ;
- les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription des marques dans la DPML ;
- les noms « Premiums » qui seront commercialisés par Donuts séparément. Il s’agit généralement de termes génériques qui ont u lien direct avec le TLD commercialisé, par exemple order.pizza ou book.flights ;
- les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription dans la DPML.
Le blocage peut être levé pour un nom de domaine spécifique sur demande, sous réserve que le nom de domaine soit identique à une marque inscrite dans la TMCH et en fournissant le fichier SMD associé. Ce déblocage ne peut pas être interdit. Le titulaire de droit reçoit alors une notification d’enregistrement de la DPML.
La DPML présente de nombreux avantages ainsi que quelques inconvénients qui peuvent être rédhibitoires en fonction de la politique d’enregistrement de noms de domaine du titulaire de droits.
Au rayon des avantages, il s’agit d’un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting. En effet, la majorité des noms de domaine cybersquattés aujourd’hui sont des noms de domaine contenant une marque plutôt que des noms de domaine imitant une marque à l’approchant.
Les inconvénients sont à la mesure de l’outil pour les titulaires de droits qui désirent également enregistrer des noms de domaine :
- Obligation de procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré ;
- Possibilité d’enregistrer uniquement des noms de domaine identiques à des marques enregistrées dans la TMCH, en fournissant le fichier SMD correspondant ;
- Impossibilité de bloquer l’enregistrement de noms de domaine identique à la marque si le demandeur possède une marque enregistrée dans la TMCH. Par exemple, les titulaires de marques identiques ne pourront se reposer uniquement sur la DPML et devront enregistrer des noms de domaine à titre défensif ;
- Impossibilité de procéder au blocage de la marque sur une sélection de TLDs exploités par Donuts ;
- Obligation de renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH pour conserver le blocage de la DPML.
L’inscription automatique d’une marque dans la DPML n’est pas recommandée car elle peut conduire à des situations conflictuelles. La stratégie à mettre en place dépend de nombreux facteurs liés à la fois à la « qualité » de la marque et aux objectifs de son titulaire.
Une étude préalable est nécessaire pour identifier les risques et mettre en place sa stratégie de protection.