Les dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.
La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit
L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».
En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.
Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.
La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.
Le caractère distinctif
La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.
L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.
Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.