A l’instar de la société Donuts qui avait introduit la « Domains Protected Marks List » (DPML), de plus en plus de registres privés tentent de proposer aux titulaires de droits des outils de protection similaires en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH).
Pour rappel, la DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les TLDs exploités par plusieurs registres, dont Donuts, afin de bloquer l’enregistrement de noms de domaine contenant des marques préalablement validées par la TMCH. Ainsi toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH sont éligibles, à condition qu’elles soient composées d’au moins trois lettres. Une fois cette condition remplie le blocage d’une marque peut être réalisé soit à l’identique, soit au contenant. Ainsi, lorsqu’un terme est protégé dans la DPML, sans même enregistrer les noms de domaine correspondants, il sera indisponible à l’achat, et ce pour des centaines d’extensions. En outre, le blocage n’est actif que si la marque reste inscrite dans la TMCH.
Mais si la DPML peut s’avérer être un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting, les titulaires de droits désirant enregistrer des noms de domaine devront néanmoins obligatoirement procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré. De même, les titulaires de droits devront nécessairement renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH afin de conserver le blocage au sein de la DPML. Ainsi l’inscription d’une marque dans la DPML nécessite une étude préalable pour identifier les risques et établir une stratégie de protection.
S’agissant de la MPML, « Mind + Machines’ Protected Marks List », mise en place par le registre Minds + Machines, elle fonctionne sur un modèle semblable à celui de la DPML. Comme pour la DPML, seules les marques composées d’au moins trois lettres, enregistrées et maintenues dans la TMCH, peuvent faire l’objet d’un blocage à l’identique ou au contenant. Par ailleurs, comme pour la DPML, certains noms de domaines ont été exclus du mécanisme, dont les noms bloqués par l’ICANN. Toutefois, les TLDs exploités par Minds + Machine sont logiquement différents et concernent par exemple le .fashion ou le .law. De même, la durée du blocage peut varier selon les registres.
En conclusion, les divers mécanismes de blocage proposés par les registres privés ne diffèrent pas fondamentalement, si ce n’est que chacun d’entre eux exploitent des TLDs différents et ont pour finalité commune de lutter contre le cybersquatting. Il n’est pas donc impossible qu’à l’avenir ces mécanismes se développent et s’étendent à d’autres registres privés.
Il convient donc d’étudier au cas par cas l’opportunité d’avoir recours à de tels mécanismes qui peuvent présenter une opportunité dans le cadre de la défense d’une marque sur Internet. Dreyfus dispose de l’expertise sur ces questions et peut vous conseiller sur la meilleure stratégie à adapter.