L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.
La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.
La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».
Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance
La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.
La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.
Application de la jurisprudence européenne Rintisch
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.
Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.
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Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque