Une marque semi-figurative utilisée sans son logo peut-elle constituer un usage sérieux ? Les enseignements essentiels de la jurisprudence « Fuette / Fusette »

Introduction : un litige emblématique

Dans l’arrêt du 16 février 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le différend opposait la société Le Fournil, titulaire de la marque française semi-figurative  « » désignant du pain et des services de boulangerie et exerçant son activité sous le nom commercial et d’enseigne « La Fuette », à la société Coup de Pâtes, qui commercialisait un pain précuit dénommé « Fusette ». Soutenant que cette dénomination portait atteinte à sa marque, Le Fournil a engagé une action en contrefaçon. En réponse, Coup de Pâtes a sollicité la déchéance de la marque la Fuette pour défaut d’usage sérieux.

Le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, apportant des clarifications majeures notamment sur l’exigence d’usage sérieux de la marque. L’article qui suit revient sur cette décision et expose les enseignements pratiques à en tirer pour la gestion et la défense de sa marque.

Le cadre juridique : l’article L. 714-5 du CPI et la notion d’usage sérieux

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque s’expose à sa déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf justes motifs.

Un usage sérieux implique que l’usage doit être réel, public, et conforme à la fonction essentielle de la marque : garantir l’origine des produits ou services. La preuve peut être apportée par tout moyen, à condition qu’elle révèle une exploitation authentique et suffisamment significative, et non une utilisation de pure forme.

Ce dispositif s’accompagne d’une règle particulière : la reprise d’usage de la marque dans les trois mois précédant l’introduction d’une demande en déchéance ne peut être prise en compte que si elle intervient avant que le titulaire n’ait eu connaissance de cette demande ou de son imminence. Cette règle, souvent méconnue, joue un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

L’ensemble de ces éléments montre que l’évaluation de l’usage sérieux reste profondément contextuelle, dépendant tant de la nature des produits ou services que des modalités concrètes d’exploitation. C’est précisément sur ces aspects que la décision commentée apporte un éclairage utile.

Analyse approfondie de la décision du 16 février 2016 de la Cour de cassation

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 11 octobre 2012, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette », estimant que son usage n’était pas sérieux dès lors qu’elle n’était ni apposée sur les pains ni exploitée avec son logo figuratif, et que les éléments produits (tickets, sacs, panonceaux) ne démontraient que l’activité de la boulangerie.

Les juridictions ont également jugé que l’usage du seul élément verbal altérait la distinctivité du signe. Enfin, les preuves d’usage ont été écartées au motif qu’elles étaient postérieures à la période des trois mois précédant l’introduction de la demande en déchéance, sans vérifier si le titulaire de la marque en avait connaissance.

Par un arrêt du 16 février 2016 (n° 14-15.144), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue casser et annuler la décision de la cour d’appel de Paris.

La nécessité d’un faisceau d’indices complet et cohérent

La Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir adopté une approche restrictive quant aux preuves d’usage.

La marque ne pouvant être matériellement apposée sur un pain fabriqué en boulangerie, il appartenait à la cour d’appel de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels la marque pouvait être également apposée : sacs à pain, étiquettes, publicité, enseigne, factures associées aux produits vendus, et non la seule absence d’apposition sur l’aliment lui-même.

La haute juridiction rappelle que l’usage sérieux doit être apprécié globalement, à partir d’un faisceau d’indices convergents, et non au regard d’un seul élément isolé.

L’usage du seul élément verbal : une forme modifiée acceptable

Le second apport majeur de la décision concerne la valeur de l’élément verbal « La Fuette », sans son élément figuratif « ».

La Cour de cassation estime que la cour d’appel aurait dû déterminer si l’élément verbal constituait l’élément distinctif dominant de la marque semi-figurative. Si tel est le cas, l’usage du mot seul peut suffire à démontrer un usage sérieux, dès lors qu’il ne dénature pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence européenne constante, qui reconnaît la prépondérance habituelle de l’élément verbal dans la perception du consommateur. En effet, l’arrêt de principe de la CJCE « Sabel » du 11 novembre 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, affaire C-251/95) admet qu’une « appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue ainsi un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ».

La prise en compte des preuves d’usage dans la période critique des trois mois

L’arrêt rappelle enfin que la reprise de l’usage intervenant dans les trois mois précédant la demande en déchéance peut « sauver » la marque, mais uniquement si le titulaire n’avait pas connaissance de cette menace.

La cour d’appel a écarté certaines preuves d’usage au motif qu’elles étaient postérieures à cette période. La Cour de cassation juge que cette exclusion était juridiquement erronée : il convenait au préalable de vérifier si Le Fournil était au courant ou non de la demande en déchéance formulée à l’encontre de sa marque à la date des preuves d’usage fournies.

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

Cette décision éclaire plusieurs points essentiels pour la gestion raisonnée des portefeuilles.

• Les marques semi-figuratives doivent être exploitées sur tous supports adaptés à la nature du produit, même lorsque celui-ci ne permet pas une apposition directe.
• La preuve d’usage peut reposer sur une variété de documents : tickets, affichages, supports commerciaux, emballages, communication digitale ou traditionnelle.
• L’usage de la seule composante verbale peut suffire s’il s’agit de l’élément dominant du signe.
• Le calendrier joue un rôle déterminant : toute menace de déchéance doit être anticipée afin de sécuriser une reprise d’usage pertinente et datée.

Pour en savoir plus concernant l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Recommandations stratégiques

À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît indispensable pour les titulaires de marques d’adopter une gestion rigoureuse et anticipée de la preuve d’usage. La conservation systématique et datée de tous les supports d’exploitation (emballages, PLV, publicités, communication numérique, factures) demeure le fondement d’une preuve solide.

Dès le dépôt de la marque, l’identification de l’élément distinctif dominant permet de guider les modalités d’exploitation et d’assurer la cohérence entre la marque déposée et la marque utilisée.

En cas de baisse d’exploitation, une reprise d’usage organisée et documentée doit être envisagée rapidement pour prévenir tout risque de déchéance. La preuve doit toujours reposer sur un faisceau d’indices convergents plutôt que sur un document isolé.

Enfin, lorsque l’usage réel diffère du signe enregistré, le dépôt de variantes pertinentes peut constituer une stratégie efficace pour sécuriser durablement la protection.

Conclusion

L’arrêt du 16 février 2016 confirme une approche pragmatique : l’usage sérieux doit être apprécié en fonction de la réalité de l’exploitation commerciale et des contraintes propres au produit concerné. Il consacre également la validité potentielle de l’usage du seul élément verbal d’une marque semi-figurative lorsqu’il constitue l’élément dominant du signe.

Cet arrêt constitue une décision de référence, en particulier pour les titulaires de marques semi-figuratives dont l’exploitation s’effectue en partie via des supports ne permettant pas l’apposition directe du signe sur le produit. Cette jurisprudence est une invitation à documenter rigoureusement l’usage, à valoriser tous les supports d’exploitation et à structurer une stratégie probatoire solide et préventive.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit d’une exploitation réelle et effective de la marque dans la vie des affaires, permettant d’en assurer la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services.

2. Une marque peut-elle être sauvée si le titulaire prouve que l’absence d’usage est due à des “justes motifs” au sens de l’article L. 714-5 ?

L’article L. 714-5 du CPI prévoit expressément que la déchéance ne peut être prononcée si l’absence d’usage est justifiée par des justes motifs. La jurisprudence les interprète de manière stricte : il doit s’agir d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire, présentant un lien direct avec la marque et empêchant objectivement son exploitation. Sont par exemple admis des cas de force majeure, des interdictions administratives imprévisibles, des litiges en cours bloquant légitimement l’exploitation ou encore des difficultés réglementaires insurmontables. En revanche, les obstacles économiques, les choix stratégiques internes, un changement d’activité ou une simple réorganisation commerciale ne constituent pas des justes motifs.

3. Comment sécuriser efficacement les preuves d’usage ?

Le titulaire de la marque doit conserver systématiquement et de manière datée tous les supports d’exploitation, documenter régulièrement l’usage réel, analyser la structure de la marque pour identifier son élément dominant, et, si nécessaire, envisager le dépôt de variantes correspondant aux formes réellement exploitées.

4. L’usage d’une marque dans une forme modernisée (nouveau design, typographie actualisée) est-il accepté comme usage sérieux ?

Oui, à condition que la modernisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré. Selon la jurisprudence, une marque exploitée dans une version actualisée, c’est-à-dire avec un changement de police, une simplification graphique ou un ajustement stylistique, reste un usage valable si l’élément distinctif dominant demeure reconnaissable. Toutefois, une refonte profonde modifiant la structure, la signification ou la perception du signe peut rompre la continuité d’usage.

5. L’usage numérique (site web, réseaux sociaux) peut-il constituer une preuve d’usage ?

Oui. Les supports digitaux, lorsqu’ils présentent la marque de manière visible et dans un contexte commercial effectif, constituent des preuves parfaitement admissibles dans un faisceau d’indices démontrant l’usage sérieux.