Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.

Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.

La notoriété de la marque :

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.

La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.

Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.

La protection contre l’émergence de marques zombies :

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.

En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.

Lisez aussi notre article Principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé