Le 1er février 2019, une nouvelle version du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale est entrée en vigueur.
Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.
Ceux-ci concernent :
- la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
- la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
- la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
- les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
- la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).
Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :
- Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)
La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».
Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.
L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé. Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».
Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI notifie en même temps l’office qui a présenté la demande, et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.
Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.
- Fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter)
L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »
Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.
Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.
L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.
- Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))
L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».
- Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun
L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».
Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).
En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.
Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.
- Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)
Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales. Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».
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