Le 30 avril dernier, l’Espagne a parachevé la réforme de son droit des marques, commencée fin 2018. A cette date, le décret royal 306/2019 du 26 avril 2019 modifiant le règlement d’exécution de la loi espagnole sur les marques 17/2001 est entré en vigueur.
La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.
Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.
Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1er mai 2019.
Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droits revendiqués.
Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.
A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché
Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.
La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.
Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.
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