Protéger ses actifs de propriété intellectuelle est aujourd’hui une des principales préoccupations des entreprises. A cet égard, les marques sont un enjeu important en ce qu’elles permettent aux consommateurs d’associer des produits et/ou des services à une société précise. Celle-ci est donc reconnue plus aisément et a plus de chance de voir les clients acheter ses produits.

 

Une fois sa marque dûment enregistrée, une entreprise peut se lancer dans son exploitation. C’est alors qu’il faut redoubler de vigilance. En effet, une marque est susceptible de perdre son caractère distinctif postérieurement à son enregistrement. C’est le cas notamment des marques génériques.

 

Qu’est-ce qu’une marque générique ?

Une marque générique est tout simplement une marque devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ». Un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité (Article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), une marque générique est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est devenue « La désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ».

 

Autrement dit, une marque générique est une marque devenue un terme commun pour un type de produits ou services. Elle est utilisée aussi bien par les consommateurs que les concurrents de la marque pour faire référence au produit ou au service fourni. Victime de son succès, la marque ne permet plus d’identifier les produits et services comme étant issus d’une entreprise donnée. Elle tombe donc dans le domaine public.

 

A ce titre, l’entreprise ayant créé la marque perd son droit d’exploitation exclusif. Elle ne pourra plus s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers qui voudraient l’utiliser comme nom descriptif ou « générique » du produit ou du service pour lequel elle est devenue célèbre. On parle alors de dégénérescence de la marque.

 

En vertu de l’article L. 714-6 précité, l’action en déchéance pour dégénérescence d’une marque devenue générique requiert de remplir deux conditions pour être un succès :

  • la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;
  • cette utilisation doit être causée par le titulaire de la marque, principalement par sa passivité.

 

D’où, la nécessité pour une entreprise d’agir efficacement contre l’utilisation de sa marque comme terme générique. Si le titulaire se prémunit contre une telle utilisation, sa marque continuera d’être protégée en droit.

 

Les bonnes pratiques pour éviter qu’une marque devienne générique

 

Agir en amont, avant toute commercialisation, est le moyen le plus efficace pour éviter qu’une marque devienne générique. Cependant, il convient également de ne pas faire un mauvais usage de la marque par la suite.

 

Ainsi, si vous avez créé un produit totalement nouveau ou souhaitez devenir un leader de marque sur un nouveau marché, il est impératif de créer – ou utiliser – un terme pour désigner le produit nouveau, le risque de confusion entre la marque et le produit étant fort. Par exemple, une des marques d’Apple est iPhone, et le produit auquel elle s’applique est le « smartphone ». De même, si un terme générique existe mais qu’il est particulièrement complexe, il est utile de prévoir un terme plus simple, lorsque votre marque est le leader du marché. Il est également recommandé d’utiliser le terme ainsi défini dans les accords conclus avec des tiers (ex : lettre d’engagement, accord de coexistence, etc.).

 

En outre, il convient d’utiliser la marque correctement en toute circonstance, c’est-à-dire en externe comme en interne.

 

L’usage de la marque doit être particulièrement suivi lors des campagnes de publicité. La marque doit être distinguée du texte faisant la promotion du produit ou service commercialisé en étant écrite en LETTRES MAJUSCULES ou, en mettant sa première lettre en majuscule.

Par ailleurs, utiliser la marque comme un nom accroit son assimilation au produit. A cet égard, cette pratique est à écarter au profit d’une utilisation comme adjectif. On dira, par exemple, « un mouchoir de la marque Kleenex » plutôt qu’« un Kleenex ».

Une autre bonne pratique consiste à utiliser le symbole ® ou le symbole ™. Si ces derniers n’ont pas de valeur juridique en France contrairement aux Etats-Unis, leur utilisation sur le marché est courante. Mettant en avant la marque comme un actif appartenant à la société, ils dissuadent son usage comme terme courant.

 

Une marque devient générique principalement en raison de son mauvais usage par le public. Ce mauvais usage n’est pas forcément le fruit d’une volonté de nuire. A ce titre, effectuer des campagnes de publicité à destination des consommateurs mettant en avant l’usage correct est recommandé afin d’éviter un mauvais usage. Préparer des standards écrits définissant l’usage correct de la marque qui soit facilement distribuables aux tiers (licenciés, consommateurs, etc.) participe également à cette éducation du public.

Eviter un mauvais usage de la marque nécessite également de se prémunir contre les utilisations abusives de la marque par des tiers. Il convient donc de surveiller les descriptions des produits et services pour les nouveaux dépôts de marques et les publications de presse mentionnant la marque.

 

Enfin, parce qu’une marque peut être déclarée générique en raison des actions ou de l’inaction de son titulaire, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer qu’elle peut prouver qu’elle a pris des mesures pour éviter que la marque ne devienne générique. A cet égard, les dossiers marketing (coûts de publicités, mentions non sollicitées dans la presse, etc.), les lettres de mises en demeure, les assignations ou encore les décisions de justice sont autant de preuves à conserver.

 

En résumé, une marque potentiellement générique reste protégeable par le droit des marques à condition que son titulaire ait lutté contre sa mauvaise utilisation et qu’il puisse en apporter la preuve.

 

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