OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0593, 15 avril 2022, Photomaton contre Domains By Proxy, LLC / Ehren Schaiberger
La société Photomaton a vu sa plainte UDRP, concernant un nom de domaine dont elle était auparavant titulaire, rejetée. L’affaire concerne le nom de domaine <photomaton.com>, détenu par la société Photomaton mais qui ne l’a pas renouvelé à temps. La société Mega Domains est ainsi devenu titulaire du nom suite à son expiration via un système dit de « Drop Catching ». L’affaire est intéressante quand on en vient à la question de savoir : Quid d’un domainer qui enregistre un nom de domaine reprenant une marque d’un tiers non enregistrée dans le pays où le domainer se situe ?
La Requérante avançait en effet dans ses conclusions qu’il était titulaire de marques française, de l’Union européenne et internationale « PHOTOMATON » ainsi que des noms de domaine <photomaton.fr> et <photomaton.be>. Pour rappel, le paragraphe 4(a) des principes UDRP prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux.
La preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi du titulaire attire l’attention ici dès lors que le défendeur affirmait avoir procédé à une vérification de l’existence d’une marque antérieure sur le signe « PHOTOMATON » en utilisant les bases de données de l’Office Américain des marques. Suite à ces vérifications, le défendeur n’a relevé aucune marque enregistrée aux Etats-Unis. Par ailleurs, la Requérante n’avait pas fourni de preuve de l’exploitation de sa marque sur ce territoire.
L’Expert a ainsi estimé que le défendeur avait tout de même entrepris de nombreux efforts pour s’assurer que le nom de domaine litigieux ne faisait pas l’objet d’un droit de marque. L’Expert souligne toutefois que le défaut d’utilisation d’une base de données mondiale de marques ne serait peut-être pas excusé de la même manière à l’avenir.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.