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Dans une décision importante datée du 6 décembre 2023 ([2023] EWCA Civ 1451 Case No : CA-2023-000692), la Cour d’Appel d’Angleterre et du Pays de Galles a donné une nouvelle interprétation de la forclusion par tolérance et réitère l’importance de surveiller l’utilisation des marques pour éviter cela.

Contexte : La double utilisation de l’acronyme ICE

L’affaire concernait Industrial Cleaning Equipment, une entreprise britannique, qui a poursuivi Intelligent Cleaning Equipment, un fabricant chinois, pour avoir utilisé l’acronyme ICE et plusieurs logos similaires. Les deux sociétés avaient des marques déposées au Royaume-Uni. Le demandeur a enregistré son logo en 2016, tandis que le défenseur avait des enregistrements internationaux datant de 2015, qui ont été reconnus dans l’UE puis au Royaume-Uni après le Brexit.

Arrêté de première instance

En première instance, le demandeur a accusé le défenseur d’usurpation et de contrefaçon de marque, et la défense de la forclusion par tolérance a été rejetée par le juge.

Mais qu’est-ce que la forclusion par tolérance ?

Dans le droit des marques, c’est lorsqu’un titulaire tolère l’utilisation non autorisée de sa marque sur une période prolongée, entraînant une perte de droits pour contester cette utilisation ultérieurement.

En l’espèce, il a été admis que le demandeur avait connaissance de l’utilisation des UGTM des défenseurs au Royaume-Uni depuis juillet 2014 environ, mais a nié avoir eu connaissance de l’enregistrement de ces marques jusqu’en juillet 2019, lorsque les avocats du demandeur d’asile ont envoyé aux défenseurs une lettre avant la réclamation alléguant une usurpation et une contrefaçon de marque.

La procédure a été engagée le 24 mai 2021 et le juge de première instance a tranché en faveur du Demandeur. Le juge a conclu que la défense de forclusion par tolérance soulevée par les défenseurs en vertu de l’article 48 de la Loi de 1994 sur les marques de commerce (TMA 1994), n’a pas réussi parce que la période de cinq ans ne commence à courir que lorsque le propriétaire de la marque antérieure a connaissance à la fois de l’utilisation de la marque postérieure et de son enregistrement

La décision reposait sur l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Budvar ( C-482/09 – Budějovický Budvar ), qui exigeait la connaissance de l’utilisation et de l’enregistrement de la marque postérieure pour cette exclusion.

L’appel et sa décision novatrice

Les défenseurs ont fait appel pour deux motifs principaux. Premièrement, ils ont fait valoir que la connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure était inutile pour la forclusion par tolérance. Deuxièmement, ils ont fait valoir que la date pertinente pour le calcul de la forclusion devrait être la date d’enregistrement international.

Une nouvelle interprétation de la forclusion par tolérance

La Cour d’appel a procédé à une analyse approfondie de ce fameux principe, en se référant notamment à l’arrêt Budvar et à d’autres décisions de l’Union européenne.

Elle a souligné que l’arrêt Budvar était un arrêt isolé et que les juridictions de l’UE, y compris la chambre de recours de l’EUIPO et le Tribunal, avaient interprété la législation différemment. Ces interprétations portaient sur l’obligation d’utiliser une marque enregistrée pendant cinq ans, sans qu’il soit nécessaire d’en connaître l’enregistrement.

Par conséquent, la Cour d’appel s’est écartée de la décision Budvar, estimant que la forclusion par tolérance n’exige que la connaissance de l’utilisation d’une marque postérieure après son enregistrement .

Toutefois, en ce qui concerne la date de début du calcul de la forclusion, la Cour s’est rangée du côté du demandeur, en indiquant la date comme étant soit l’acceptation par l’EUIPO, soit la deuxième date de réédition, et non la date d’enregistrement auprès de l’OMPI. Malheureusement pour les défenseurs, leur appel n’a pas abouti .

La Cour a conclu que la forclusion par tolérance exige seulement la connaissance de l’utilisation de la marque postérieure après son enregistrement, et non la connaissance de l’enregistrement lui-même.

Conclusion sur l’importance de surveiller ses marques

Cette décision marque un changement important dans le droit britannique des marques, en le réalignant avec les tendances plus larges du Tribunal de l’UE et de la jurisprudence de l’EUIPO. Il souligne l’importance pour les propriétaires de marques de surveiller non seulement l’utilisation, mais aussi l’enregistrement des marques susceptibles de porter atteinte à leurs droits. Des contrôles réguliers sur les registres de marques sont essentiels pour éviter l’acquiescement involontaire.

L’arrêt souligne également la distinction nuancée entre utilisation et enregistrement en droit des marques. Pour les praticiens, cette décision souligne le besoin de vigilance et de stratégies proactives en matière de surveillance et d’application des marques.

En clarifiant les exigences de forclusion par tolérance, il offre des conseils et une compréhension renouvelée pour les praticiens et les propriétaires de marques.