• Pourquoi déposer une marque aux États-Unis ?
  • Les différentes bases pour déposer une marque aux États-Unis
  • Le processus d’enregistrement d’une marque aux États-Unis
  • Coût du dépôt d’une marque aux États-Unis
  • Choisir le bon type de marque
  • Renouvellement et maintien de la marque
  • Que faire en cas d’opposition ou de litige ?
  • FAQ – Dépôt et protection des marques aux États-Unis

 

Les États-Unis constituent un marché clé pour de nombreuses entreprises. Déposer une marque dans ce pays permet de sécuriser son identité commerciale et d’éviter des litiges liés à l’usage non autorisé de son signe distinctif. Cependant, la procédure d’enregistrement aux États-Unis diffère de celle appliquée en Europe et dans d’autres juridictions. Ce guide détaille les options de dépôt, le processus d’enregistrement et les coûts associés.

Pourquoi déposer une marque aux États-Unis ?

Une marque enregistrée aux États-Unis offre plusieurs avantages :

  • Protection légale : Empêche des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire dans un cadre commercial.
  • Droit exclusif d’exploitation : L’enregistrement confère un monopole d’usage sur la marque pour les biens/services désignés.
  • Valeur commerciale accrue : Une marque enregistrée peut être cédée, licenciée ou utilisée comme actif dans le cadre d’un investissement.
  • Recours en justice facilité : En cas de contrefaçon, le titulaire d’une marque enregistrée peut engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux.

Les différentes bases pour déposer une marque aux États-Unis

Aux États-Unis, la base juridique d’un dépôt de marque désigne le fondement légal sur lequel repose la demande d’enregistrement. Contrairement à d’autres juridictions, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) exige généralement une preuve d’usage avant de délivrer l’enregistrement définitif. Le choix de la base dépend de la stratégie commerciale du déposant, de l’usage actuel du signe et de l’existence d’un portefeuille international de marques.

Dépôt sur la base de l’usage effectif dans le commerce (§1(a))

Cette option concerne les entreprises qui utilisent déjà la marque aux États-Unis au moment du dépôt. Le demandeur doit fournir une preuve d’usage attestant que le signe est exploité dans le commerce en lien avec les produits ou services revendiqués. Cette preuve peut être un emballage, une étiquette, une capture d’écran de site web, une publicité ou une facture affichant clairement la marque dans un contexte commercial. Le déposant doit également indiquer la date de premier usage et la date de premier usage dans le commerce aux États-Unis.

Le principal avantage de cette base est qu’elle permet une progression rapide vers l’enregistrement sans nécessité de fournir une preuve ultérieure d’usage. Elle est adaptée aux entreprises ayant déjà lancé leurs produits ou services sur le marché américain. Toutefois, l’usage doit être maintenu en continu pour éviter une radiation pour non-usage.

Dépôt sur la base d’une intention d’usage (§1(b))

Cette alternative est réservée aux entreprises ayant un projet sérieux d’exploitation de la marque aux États-Unis, sans qu’elle soit encore utilisée au moment du dépôt. Une fois l’examen de la demande achevé, l’USPTO émet un avis d’acceptation (Notice of Allowance). À partir de cette date, le demandeur dispose de six mois pour prouver l’usage effectif en déposant une déclaration d’usage (Statement of Use). S’il ne peut fournir cette preuve dans ce délai, il peut solliciter jusqu’à cinq prorogations successives de six mois chacune, sous réserve de paiement de frais additionnels.

Cette base permet aux entreprises de réserver un droit sur la marque avant même son exploitation, en garantissant une date de dépôt antérieure à une utilisation effective. Toutefois, l’enregistrement définitif ne sera délivré qu’une fois l’usage prouvé.

Dépôt sur la base d’un enregistrement étranger (§44(e))

Cette option est accessible aux entreprises disposant d’un enregistrement antérieur dans leur pays d’origine. Contrairement aux bases précédentes, l’USPTO n’exige pas de preuve immédiate d’usage aux États-Unis. Toutefois, le demandeur devra fournir la preuve de l’enregistrement étranger et s’assurer qu’il reste valide.

L’un des principaux avantages de cette base est qu’elle évite au déposant d’avoir à prouver immédiatement l’exploitation de la marque aux États-Unis. Cependant, après cinq ans d’enregistrement, une déclaration d’usage devra être soumise à l’USPTO pour éviter la radiation de la marque.

Dépôt sur la base d’une demande étrangère (§44(d))

Lorsqu’une demande de marque a été déposée dans un autre pays au cours des six derniers mois, il est possible de revendiquer un droit de priorité aux États-Unis. Le demandeur bénéficie ainsi de la date de dépôt initiale de la demande étrangère.

Aucune preuve d’usage n’est requise avant la cinquième année suivant l’enregistrement aux États-Unis. Toutefois, pour finaliser la procédure, il faudra fournir une copie de l’enregistrement étranger correspondant. Cette option est particulièrement intéressante pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs droits aux États-Unis tout en s’appuyant sur leur dépôt international existant.

Le choix de la base de dépôt dépend des objectifs stratégiques du demandeur et de son niveau de préparation à l’exploitation de la marque sur le marché américain.

Le processus d’enregistrement d’une marque aux États-Unis

L’enregistrement d’une marque auprès de l’USPTO suit plusieurs étapes essentielles :

Étape 1 : Recherche d’antériorité

Avant le dépôt, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité pour s’assurer qu’aucune marque similaire ou identique n’existe déjà. Cette recherche peut être faite via la base de données de l’USPTO (TESS) ou par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Étape 2 : Choix du mode de dépôt

L’USPTO propose deux options pour déposer une demande de marque :

  • TEAS Plus : Moins cher, mais exige que les descriptions de produits/services correspondent strictement au manuel de l’USPTO.
  • TEAS Standard : Plus flexible dans la rédaction des descriptions, mais plus coûteux.

Étape 3 : Examen par l’USPTO

Une fois la demande soumise, un examinateur de l’USPTO analyse la demande et peut :

  • L’accepter directement.
  • Demander des précisions via un Office Action (ex : reformulation des descriptions, preuve de distinctivité, etc.).
  • La rejeter si elle est trop similaire à une marque existante ou si elle est descriptive.

Étape 4 : Publication au journal officiel

Si la demande est acceptée, la marque est publiée dans le Trademark Official Gazette. Tout tiers estimant que la marque pourrait lui causer un préjudice a 30 jours pour déposer une opposition.

Étape 5 : Enregistrement ou délivrance d’un « Notice of Allowance »

  • Si la marque était déjà en usage, un certificat d’enregistrement est émis.
  • Si la demande reposait sur une intention d’usage, l’USPTO émet un Notice of Allowance, et le demandeur doit prouver l’usage sous six mois (avec possibilité d’extensions).

Coût du dépôt d’une marque aux États-Unis

Le coût d’un dépôt dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre de classes et la méthode de dépôt choisie.

Type de dépôt 1ère classe Classe supplémentaire
TEAS Plus $665 $455
TEAS Standard $765 $555

Frais supplémentaires :

  • Déclaration de premier usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.
  • Extension de 6 mois pour dépôt de la preuve d’usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.

Choisir le bon type de marque

Marque verbale seule

  • Protège uniquement le nom, indépendamment de la police ou du logo.
  • Offre une protection plus large, car elle couvre toutes les variations typographiques.

Logo seul

  • Protège le design graphique, sans protéger le nom.
  • Intéressant si l’identité visuelle est essentielle à la marque.

Marque combinée (nom + logo)

  • Protège l’ensemble nom + design, mais offre une protection plus restreinte qu’un dépôt séparé.
  • Idéal si l’identité de marque repose fortement sur un visuel particulier.

Renouvellement et maintien de la marque

Une fois enregistrée, une marque doit être entretenue pour rester valide :

  • Entre la 5e et la 6e année : Déclaration d’usage obligatoire (Section 8).
  • Entre la 9e et la 10e année : Déclaration d’usage et renouvellement (Sections 8 et 9).
  • Tous les 10 ans : Renouvellement nécessaire pour conserver la protection.

Si ces obligations ne sont pas remplies, l’USPTO peut annuler l’enregistrement.

Que faire en cas d’opposition ou de litige ?

Si un tiers conteste la marque après sa publication, une opposition peut être déposée devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). En cas de refus ou d’objection de l’USPTO :

  • Le déposant peut modifier sa demande et répondre à l’Office Action.
  • Si la contestation persiste, un avocat spécialisé peut être nécessaire pour défendre l’enregistrement.

Conclusion

Déposer une marque aux États-Unis est une étape essentielle pour protéger son activité commerciale. Le choix du bon type de dépôt, l’anticipation des coûts et délais, ainsi qu’une gestion proactive des obligations légales permettent d’assurer une protection optimale de son identité de marque sur le marché américain.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans l’ensemble du processus de dépôt et de protection des marques aux États-Unis. Nos experts en propriété intellectuelle réalisent des recherches d’antériorité, assurent la gestion des formalités auprès de l’USPTO, et offrent un suivi personnalisé pour le renouvellement et la défense des marques. Grâce à notre réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, nous apportons une assistance efficace pour la protection de vos marques aux États-Unis et à l’international.

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FAQ

Comment déposer une marque aux États-Unis ?

Le dépôt se fait en ligne via l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) avec le système TEAS. Il faut choisir une base de dépôt (usage effectif, intention d’usage ou enregistrement étranger), remplir le formulaire et payer les frais.

Quel est le coût d’un dépôt de marque ?

  • TEAS Plus : $665 pour la première classe, $455 par classe supplémentaire.
  • TEAS Standard : $765 pour la première classe, $555 par classe supplémentaire.
    Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour des preuves d’usage ou extensions.

Comment déposer une marque à l’international ?

Via le système de Madrid auprès de l’OMPI, ou en déposant directement dans chaque pays cible. Un enregistrement aux États-Unis peut être utilisé pour revendiquer la priorité à l’international.

Quelles sont les conditions pour déposer une marque ?

La marque doit être distinctive, disponible et associée à des biens ou services précis. Une preuve d’usage est requise sauf en cas de dépôt basé sur un enregistrement étranger.

Combien de temps prend l’enregistrement d’une marque ?

Environ 12 à 18 mois, selon les délais d’examen, les éventuelles objections et la nécessité de prouver l’usage.

Dois-je prouver l’utilisation de ma marque ?

Oui, sauf si la demande repose sur un enregistrement étranger. Une preuve d’usage est requise pour finaliser l’enregistrement et tous les 5 à 10 ans après l’enregistrement.

Quelle est la durée de protection d’une marque ?

Une marque enregistrée aux États-Unis est valide indéfiniment, sous réserve du renouvellement et de la preuve d’usage tous les 10 ans.

Peut-on protéger un logo et un nom séparément ?

Oui. Un dépôt en tant que marque verbale protège le nom seul, tandis qu’un dépôt en tant que logo protège le design. Un dépôt combiné couvre les deux ensemble.

Que faire si ma marque est contestée ?

Après publication, des tiers ont 30 jours pour s’opposer. En cas d’opposition, il faut négocier ou défendre son dossier devant le TTAB (Trademark Trial and Appeal Board).

Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma marque ?

Sans renouvellement ou preuve d’usage, la marque expire et devient disponible pour un autre dépôt.