La notoriété d’une marque ne suffit pas à garantir le transfert d’un nom de domaine similaire
- Rémy Martin & C fait partie du groupe Rémy Cointreau, une grande entreprise de cognac. Fondée en 1724, cette maison est l’un des principaux acteurs de la production et de la fabrication du cognac en France.
Le groupe détient un large portefeuille de la notoriété d’une marque comprenant les éléments verbaux « louis » et « louis xiii » en lien avec son cognac Louis XIII le plus célèbre et le plus cher.
Suite à la détection du nom de domaine < louisthirteen.com >, E. Remy Martin & C a déposé une plainte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, afin d’obtenir le transfert de ce nom de domaine.
Le nom de domaine est composé de « louis » qui est identique à la première partie de la marque et est suivi de « treize ». Un nom de domaine qui consiste en une traduction d’une marque est généralement considéré comme identique ou similaire à cette marque . « Treize » est la traduction littérale en anglais du chiffre romain « xiii », comme l’a reconnu l’expert.
Or, en examinant les différentes pages du site Internet de l’intimé, le panéliste constate que le nom est utilisé pour une véritable offre de produits en marque blanche, notamment des masques de protection contre les bactéries et les virus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Bien que le Défendeur n’ait pas répondu à la plainte, des mentions légales sont présentes sur le site et une recherche rapide sur Internet des sociétés britanniques montre un enregistrement de la société Louis Thirteen Group Limited en juin 2019, soit 18 mois avant le dépôt de la plainte.
Même si la marque antérieure bénéficie d’une large protection, l’expert précise qu’il n’est pas évident que le Plaignant puisse s’opposer à l’utilisation d’un nom commercial « louis thirtheen » pour des activités aussi différentes des siennes.
La lourde charge de la preuve incombant au Plaignant pour s’opposer à l’usage de la notoriété d’une marque.
Dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, le titulaire d’une marque notoirement connue ne peut s’opposer à l’utilisation d’une marque similaire/identique que si l’utilisation par le tiers tire indûment profit de ladite marque ou porte atteinte au caractère distinctif ou à la renommée. de cette marque.
L’expert constate que le Plaignant a manqué à sa charge de la preuve dans la mesure où il existe une possibilité réelle que le nom correspondant au nom de domaine ait été utilisé dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens et de services antérieure à la notification du litige.
Dès lors, l’expert considère qu’il n’est pas prouvé que l’intimé n’ait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. Ainsi, il n’a pas à établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
La possibilité de saisir la justice reste ouverte
Pour les motifs qui précèdent, la plainte est rejetée. Cependant, l’expert déclare que cette décision n’affecte pas le droit du Plaignant d’intenter une action en contrefaçon de marque contre le Défendeur devant les tribunaux.
Une recherche rapide sur Internet aurait dû permettre au Plaignant d’identifier l’existence de Louis Thirteen Group Limited et de conclure que l’UDRP n’était pas un for approprié pour ce litige, qui devait être abordé de manière globale et non limité au seul nom de domaine. .
Par ailleurs, Louis XIII est le nom d’un roi de France et la marque antérieure n’est donc pas fantaisiste , élément que le panéliste a pu prendre en compte dans son analyse, même s’il ne l’a pas mentionné explicitement.