Procédure d’opposition française

Depuis sa création par la loifrançaise du 4 janvier 1991,la procédure d’opposition permet
d’empêcher une demande d’enregistrement d’une marque nouvelle, si le titulaire de droits
antérieurs considère que cette dernière porte atteinte àses droits. Par exemple, la demande
d’enregistrement de la marque est identique ou similaire aux droits antérieurs du titulaire et créer
un risque de confusion dans l’esprit du public. Rapide et peu coûteuse, la procédure d’opposition
française se révèle être une stratégie attrayante dans la défense des droits de marques françaises,
de marques de l’Union européenne (marque communautaires) ou des marques internationales
désignant la France et également les dénominations sociales et les noms de domaine.
En ce sens,la procédure d’opposition présente des avantages significatifs par rapport au
contentieux devant l’autorité judiciaire. Cette procédure offre au titulaire de droits antérieurs la
possibilité de bloquer une demande d’enregistrement d’une marque susceptible de porter atteinte
à ses droits, avant même que la marque ne soit enregistrée ou mise sous le marché . Si la procédure
d’opposition devant l’INPI est considérée comme justifiée, la demande d’enregistrement de
marque est refusée à l’enregistrement. Il est toutefois recommandé dans un premier temps, de
prendre contact avec le déposant afin de tenter de trouver une solution à l’amiable.
Cette procédure se fait directement auprès de l’Office des marques français, l’INPI, sans avoir
besoin d’aller devant les tribunaux et engager une procédure judiciaire. Si l’opposition est bien
fondée, la demande de marque nouvelle sera rejetée totalement ou partiellementpour tout ou
partie des produits et/ou services. La procédure d’opposition est contradictoire, c’est-à-dire
que toute pièce transmise à l’INPI par l’une des deux parties est obligatoirement communiquée à
l’autre.

Cette procédure est répartie en deux temps :
1. Tout d’abord, se déroule une phase d’instruction écrite au cours de laquelle les parties échangent
leurs arguments. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre. En effet, suite
à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, lenombre des échanges possibles entre les
parties a augmenté dans l’objectif de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.
2. A l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de trois mois.
Les parties peuvent également demander à présenter des observations orales.
La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties.
Enfin suite à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, la procédure n’est plus enfermée
dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR « silence vaut rejet », dans
un délai de 3 mois. Autrement dit, si dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’échange entre les
parties, l’INPI n’a pas statué, l’opposition est rejetée.

En pratique, selon le nombre d’échange entre les parties durant la phase d’instruction, la durée de
cette procédure varie entre 6 et 12 mois.

Lorsque qu’une demande d’enregistrement d’une marque est déposée, l’INPI n’examine pas
d’office les motifs relatifs de refus. Ces motifs constituent des atteintesà un ou plusieurs droits
antérieurs. Ainsi, afin de surveiller sa marque enregistrée, il convient de souscrire un abonnement
de surveillance auprès du cabinet Dreyfus qui peut surveiller la marque au niveau français,
européen ou mondial et vous conseiller sur les actions les plus appropriées. Les abonnements de
surveillance peuvent porter sur les marques, les noms de sociétés, les noms de domaine et également dans le Web 3.0.

Les actes d’opposition formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de la
demande de marque sont traités par l’INPI. Cette dernière, après avoir vérifié que le paiement a
été effectué dans le délai imparti, examine les exigences de base auxquelles doit satisfaire l’acte
d’opposition. Si l’INPI constate des irrégularités qu’il est possible de corriger, il invite l’opposant
à y remédier. L’acte d’opposition est ensuite notifié au demandeur de la marque.
A titre préventif, afin de limiter le risque d’opposition sur une demande de marque, il est fortement
recommandé de procéder à une recherche d’antériorités de marque avant tout dépôt.

Devant l’INPI, l’opposition peut être formée soit à l’encontre d’une demande de marque française,
soit une marque internationale désignant la France.Dans la dernière hypothèse,la procédure
permettra d’empêcher sa protection pour la France.
En effet, en ce qui concerne la demande d’une marque européenne, l’opposition doit être formée
devant l’Office européen des Marques EUIPO.

Suite à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’opposant bénéficie d’un plus large
éventail de droits antérieurs qu’il peut invoquer pour former une opposition. En effet, les droits
antérieurs sont listés par l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui sont les
suivants :
– Une marque française déposée(sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou
enregistrée ;
– Une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne ;
– Une marque de l’Union européenne déposée (sous réserve de son enregistrement
ultérieur) ou enregistrée ;
– Une marque notoire (non déposée mais très connue) ;
– Une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de
l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines
conditions ;
– Une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du
public ;
– Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas
seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
– Une appellation d’origine, une indication géographique protégeant des produits
industriels et artisanaux ainsi qu’une appellation d’origine ou indication géographique
protégée en vertu du droit de l’Union européenne ;
– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération
intercommunal ;
– Le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Suite à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, il est possiblede former une même
opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, ce qui réduit considérablement les coûts. En
effet, antérieurement à la réforme, l’opposant devait former autant d’opposition qu’il n’y avait de
droits antérieurs invoqués.

Oui l’opposant peut fonder son opposition sur plusieurs marques différentes à condition d’en être
titulaire.

Il n’est pas possible pour l’opposant de fonder son acte d’opposition sur des marques qui sont la
propriété d’une entreprise, dans la mesureoù il n’en sera pas titulaire. Toutefois,
plusieurs personnes peuvent figurer comme opposantes dans un acte d’opposition uniquement si
elles sont cotitulaires des marques faisant l’objet de l’opposition.

– Une marque française déposée(sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou enregistrée ;
– Une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne ;
– Une marque de l’Union européenne déposée (sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou enregistrée ;
– Une marque notoire (non déposée mais très connue) ;
– Une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions ;
– Une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public ;
– Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
– Une appellation d’origine, une indication géographique protégeant des produits
industriels et artisanaux ainsi qu’une appellation d’origine ou indication géographique
protégée en vertu du droit de l’Union européenne ;
– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal ;
– Le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le déposant peut-il former une opposition sur le fondement de plusieurs droits ?
Suite à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, il est possiblede former une même opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, ce qui réduit considérablement les coûts. En effet, antérieurement à la réforme, l’opposant devait former autant d’opposition qu’il n’y avait de
droits antérieurs invoqués.
L’opposant peut-il fonder son opposition sur plusieurs marques différentes dont je suis titulaire ?
Oui l’opposant peut fonder son opposition sur plusieurs marques différentes à condition d’en être
titulaire.
L’opposant peut-il former une opposition sur des marques qui sont la propriété deson
entreprise ou d’une filiale ?
Il n’est pas possible pour l’opposant de fonder son acte d’opposition sur des marques qui sont la
propriété d’une entreprise, dans la mesureoù il n’en sera pas titulaire. Toutefois,
plusieurs personnes peuvent figurer comme opposantes dans un acte d’opposition uniquement si
elles sont cotitulaires des marques faisant l’objet de l’opposition.
Que signifie le fait que le déposant puisse demander une « preuve de l’usage » à l’opposant
?
Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque enregistrée
doit en faire un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dès lors, lorsque l’opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander à l’opposant d’apporter des preuves démontrant que sa marque est exploitée de manière effective et sérieuse.
Ainsi, *les produits et/ou services pour lesquels l’opposant n’a pas été en mesure d’apporterune preuve d’usage, seront exclus de l’opposition. Dans l’hypothèse où la preuve de l’usage n’a été apportée pour aucun des produits et/ou services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées, l’opposition sera rejetée.

L’opposant devra fournir des preuves démontrant un usage sérieux et effectif de sa marque. Ces
éléments comprennent en outre: la durée, la portée territoriale de l’exploitation de la marque,
l’intensité et la nature de l’usage qui a été fait de la marquepour les produits et/ou services pour
lesquels elle enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
En pratique, ces preuves peuvent être: des emballages, des catalogues, des factures, des
photographies, des publicités, des étiquettes, etc.

Originellement, cette période se déroule devant l’EUIPO. La période de « cooling off » est un délai
de réflexion qui intervient durant les deux mois suivant la notification de l’opposition et précède
le début de la phase contradictoire et peut être étendue pour une durée maximale de 22 mois . Cette
période permet aux parties de négocier un accord à l’amiable. En outre, sous réserve que la phase
contradictoire n’ait pas commencé, si les parties parviennent à un accord mettant fin à l’opposition,
alors aucune des parties ne sera condamnée à supporter des frais.
Qu’en est-il devant l’INPI? Selon l’article 43 de la Directive 2015/2436, les Etats-membres
doivent prévoir la possibilité pour les parties un délai d’au moins deux mois pour permettre un
règlement à l’amiable. Dès lors, le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article R. 712-
17, 4° que les parties pourront suspendre le délai pendant une durée de quatre mois, renouvelable
deux fois.
Ce délai permettra aux parties de bénéficier d’un délai au cours duquel ils pourront négocier un
accord à l’amiable et ainsi clôturer la procédure d’opposition, s’ils sont parvenus à un tel accord.

L’opposition peut être formée par le titulaire de la marque lui -même (ou du titulaire bénéficiant de
droits antérieurs suite à l’Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019), ou par un mandataire
soit une personne chargée de le représenter. Le mandataire peut être :
– Un conseil en propriété industrielle ;
– Un avocat ;
– Une société contractuellement liée ayant son domicile, son siège ou un établissement dans
un État membre de l’Union européenne ou dans un État membre de l’Espace économique
européen.
Il est toutefois fortement recommandé de recourir à un mandataire eu égard aux strictes conditions
de recevabilité requises.

En principe, il n’existe pas d’obligation de représentation pour former une opposition. Cependant,
la désignation d’un mandataire est obligatoiredans deux situations: lorsque l’opposition est
formée sur la base d’une marque appartenant à plusieurs propriétaires (i) ou lorsque l’opposant
n’est ni établi, ni domiciliédans un État membre de l’Union européenneou de l’Espace
économique européen (ii).

Depuis 2016, la procédure d’opposition est dématérialisée et se fait entièrement et uniquement de manière électronique à travers le portail de l’INPI.

Le coût s’élève à 400€ pour une opposition fondée sur un seul droit. Suite à l’Ordonnance2019-
1169 du 13 novembre 2019, si plusieurs droits sont invoqués, 150€ s’ajouteront par droit antérieur
supplémentaire.

En vertu de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est possible de former une
opposition durant une période de deuxmois à compter dela publication d’enregistrement au
Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI)ou à la Gazette des marques internationales de
l’OMPI si la demande de marque contestée est une demande de marque internationale désignant
la France. En effet, selon l’article L. 712- 15 du Code de la propriété intellectuelle, toute opposition
formée hors délai sera déclarée irrecevable.
La date d’opposition prise en compte correspond à la date du paiement électronique.

Si l’opposition concerne une demande de marque française alors, la notification de l’opposition est
adressée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier recommandé avec demande d’avis
de réception.
Si l’opposition concerne une demande de marque internationale désignant la France, alors la
notification de l’opposition est adressée en un exemplaire par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Non, il n’est possible de demander une prorogation de délai, et ce même si l’opposant argue d’une
excuse légitime. En effet, cette procédure se déroule dans de courts délais.

Oui, il existe certaines conditions pouvant suspendre les délais au cours de la procédure
d’opposition, qui sont les suivantes :
– À la demande des parties afin de négocier un accord de coexistence. Cette demande
suspendra le délai pendant 4 mois et est renouvelable 2 fois ;
– Dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur ;
– Si l’une des marques antérieures fondant l’opposition fait l’objet d’une demande en nullité,
en déchéance ou en revendication de propriété ;
– En cas d’action à l’encontre de la dénomination sociale, du nom de domaine, du nom
commercial ou de l’enseigne.

Oui mais dans un cas très spécifique qui est la suivante ; la demande d’enregistrement de la marque
fait l’objet d’une nouvelle publication en raison d’une erreur. Si, cette erreur est de nature à affecter
la portée du dépôt, un nouveau délai d’opposition courra, uniquement dans ce cas-là.

En vertu de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dit «Loi
Toubon », l’acte d’opposition droit être présentée en langue française. De même, si vos preuves
apportées à la procédure sont en langue étrangère, celles-ci devront être accompagnée de leur
traduction en langue française.

Selon l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour former opposition, l’opposant
doit informer obligatoirement :
1. L’identité de l’opposant ;
2. Les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs
invoqués ;
3. Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition ;
4. L’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
5. L’identification du mandataire, s’il y en a un ;
6. Le nom et la qualité du signataire ;
7. La justification du paiement de la redevance d’opposition.

Selon l’article R. 712-4 du Code la propriété intellectuelle, plusieurs documents sont à joindre avec
l’opposition qui sont les suivants :
– Des documents permettant l’identification de l’opposant ;
– Des documents permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits
antérieurs invoqués ;
– La copie de la marque contestée, et indiquer les produits ou services visés par l’opposition ;
– L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
– La justification du paiement de la redevance prescrite ;
– Le pouvoir du mandataire, si besoin.

Oui, l’opposant peut bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois selon l’article R. 712-14 du
Code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, ce dernier ne peut au cours de ce délai :
– Étendre la portée de l’opposition ;
– Invoquer d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services.
Autrement dit, au cours du délai des deux mois, l’opposant dépose une opposition dite « formelle »,
dans laquelle il devra fournir les informations obligatoires (voir supra). Puis durant un délai
supplémentaire d’un mois, il devra fournir les pièces requises ou les compléter, sous réserve des
conditions susvisées.
Par ailleurs, ce délai ne peut être suspendu.

Dès lors qu’une opposition a été formée, elle peut être corrigée ou complétée par l’opposant, mais
seulement en ce qui concerne les informations obligatoires à condition que le délai de deux mois
pour former opposition n’est pas encore expiré.

L’article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelleprévoit que les pièces fournies par les
parties doivent être présentées selon un formalisme strict, à peine d’irrecevabilité.
En effet :
– Les pièces fournies doivent être numérotées ;
– Les pièces sont assorties d’un bordereau indiquant précisément à quel motif chaque pièce
se rapporte (numéro de la pièce, description de la pièce) ;
– Dans le cadre de la preuve d’usage d’une marque, les parties doivent indiquer dans leurs
observations quels sont les produits et services concernées par chacune des preuves
d’usage.

Si l’opposant ne peut invoquer de droits antérieurssupplémentaires au cours de la procédure, il
peut toutefois limiter son opposition, par requête expresse, selon l’article R. 712-16-1 du Code de
la propriété intellectuelle.
En effet, l’opposant pourra limiter cette dernière en renonçant :
– À invoquer un ou plusieurs droit(s) antérieur(s).
– À invoquer un ou plusieurs produit(s) et/ou service(s) servant de base à l’opposition
– À viser un ou plusieurs produit(s) et/ou service(s) de la demande d’enregistrement de la
marque litigieuse.

L’article R. 712-18 du Code de la propriété intellectuelle liste4 cas qui clôturent une procédure
d’opposition :
– L’opposant a retiré son opposition ou a perdu sa qualité à agir ;
– L’opposition est devenue sans objet ;
– Les effets de tous les droits antérieurs ont cessé (défaut de maintien en vigueur, annulation
de marques antérieurs, etc.) ;
– Aucune réponse n’est apportée après une suspension de la procédure d’opposition dans
les cas prévus aux 2° et 3° de l’article R. 712-17 du Code la propriété intellectuelle (action
judiciaire ou administrative engagée à l’encontre du ou des droits antérieurs).

Oui, il est possible d’introduire un recours devant la Cour d’appel de Paris.